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关于涉外定牌加工的商标侵权问题最新司法判决

作者：世贸企业咨询    来源：www.wtec-hk.com

    中国以“世界工厂”闻名全球，定牌加工企业数量众多，在涉外业务中获取大量利润的同时，随着中国各界对于知识产权相关权益的逐渐重视，如何规避潜在的侵权风险成为各大企业需要注意的课题。

涉外定牌与商标侵权的判定

    近年来，各地法院、高院处理了一大批关于涉外定牌加工的侵权案件。列为被告的加工企业接受境外委托进行贴牌生产，其贴牌的商标多与国内某商标相同或近似，从而被国内商标持有方告上法庭。

    如知名的“PRETUL”案，本案原告（简称为莱斯公司）为国内商标“PRETUL及椭圆图形”持有人，其认为本案被告（简称为亚环公司）为海外公司（简称为储伯公司）生产的贴有“PRETUL”商标的100%用于出口的商品侵犯了其商标权，双方对簿公堂。

    作为贴牌生产的加工企业这样的行为是否真的侵犯了他人权益呢？针对此案，最高法院作出再审判决“亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。”最终驳回了莱斯公司的诉讼请求。

    其实针对上述情况，最高法院办公厅早在2010年对海关总署《关于请明确“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题的函》复函就有提及，复函中提出“对于不在国内销售，不会造成国内消费者混淆”的贴牌商品“倾向同意函中列明的此种情形不属于商标法第五十二条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”而此案无疑对类似的涉外定牌加工商标侵权案件审判提供了更有力的实例。

江苏高院“贴牌加工企业的义务”

    通过最高法院关于“PRETIL”案的判决，是否能够得出加工企业在商标权益纠纷中应当作为无关第三方的结论呢？江苏高院给出了不同的结果，在“东风”案中，江苏高院认为加工企业应当承担一定的“注意义务”。

    上海柴油机股份有限公司（简称上柴）持有的“东风”商标为国内驰名商标并且在亚洲具有广泛知名度，其“东风”商标在印尼注册失败后，与本案被告简称PT ADI公司发生一系列纠纷。双方恩怨最终延续至国内，上柴认为PT ADI公司委托江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称常佳公司）生产的贴牌配件侵犯其专用权，并向法案提起诉讼。

    经过一审，二审，江苏省高院最终认定常佳公司未履行必要的注意义务，侵犯了上柴的商标权。

    何为“必要的注意业务”？江苏高院认为包括核实委托方持有商标权益的真实性；委托方持有的境外贴牌商标对于国内驰名商标具有显著的恶意，因为作为国内企业应当对相关行业的驰名商标具有一定了解。最终，常佳公司向最高院提起再审请求，最高院认为该贴牌产品不会对国内消费者造成混淆，认定该加工行为不造成侵权。至此，大费周章的“东风”案落下帷幕。

    在今后的国际贸易活动中，随着与各国企业接触的深化，类似的摩擦定会日益增多，而对于中国企业来讲，商标的保护早已不仅限于国内，尽早的进行国际布局，才能最大程度保护自己的权益。

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